中國國際貿易促進委員會

中美專利制度有差異 專家提示:這些細節請企業關注

近年來赴美發展的中國企業越來越多,知識產權問題日益成為爭議焦點。“中國企業要想在美國進行全面專利布局,了解中美專利差異非常關鍵。”恒信知識產權法律中心相關負責人周蕊告訴《中國貿易報》記者,很多時候國內申請專利像是累積物品,沒有將專利真正視為可買賣的商品,充分利用其價值,導致許多專利質量低、數量多,在商戰中起到的作用不大。

當同一內容的發明創造分別由若干個單位或者個人申請專利時,只能對其中一個單位或者個人授予專利權。對于確定專利權的歸屬人,中美兩國專利法對此一直存在著兩種原則。周蕊表示,美國采用的原則為“先發明原則”。即兩個以上的申請人分別就同樣的發明申請專利時,不論誰先提出專利申請,專利權授予最先完成發明的申請人,在美國也被稱為“排除重復專利原則”。中國采用的原則為“先申請原則”。即,兩個以上的申請人分別就同樣的發明申請專利時,不管是誰最先完成的發明,專利權授予最先提出專利申請的申請人。

據北京布瑞知識產權代理有限公司副總經理秦衛中介紹,中美專利在客體方面也存在差異。比如,以軟件相關技術為客體在中國提出專利申請,一般不會存在問題,但在美國就有可能因軟件的可專利性問題而得不到授權。雖然美中對專利客體的規定很接近,但美國在專利審查的操作層面更加嚴格,導致像計算機程序、算法等發明創造在進入美國時,常因撰寫不當而得不到授權。

此外,通常“軟件專利模塊+功能”在中國具有可專利性,但在美國可能會遇到問題。在美國,如果申請人的要求屬于功能限定性,就會出現很多問題。功能性限定會將專利特征解釋為僅覆蓋說明書限定的實際范圍。如果申請人接受功能性限定這個事實,審查員會審查說明書中是不是具有備用的結構、材料、動作的描述,如果沒有,審查員會認為功能性限定導致權利要求不清楚。

秦衛中不建議在美國申請專利時采用功能性限定的方式,一是功能性限定將范圍只限于說明書中的實施例及其等同,二是因為一般企業在寫“模塊+功能”專利書時,不會對具體實施和詳細結構、材料及動作進行描述,可能導致表述不清,令該專利的權利要求得不到支持而被迫刪除。

在中國的專利申請有單一性的要求,美國也有類似的限制性要求。但在美國申請時,審查員可能發出限制性要求審查意見,如果我們按照單一性的要求去理解的話,就會感到很困惑。“審查員發出限制性要求的情況通常有兩種,一種是常規的限制性要求,一種是關于種類的選擇。第一種情況是申請人有多個發明,審查員會讓申請人進行選擇,只審查申請人某一種發明,其余發明申請人需要提分案。第二種情況是申請人有一個發明但卻有多套方案,審查員只審查其中的一套方案,其余方案由申請人進行選擇,待審查員審查完一套方案以后再審查其余方案,這種情況下對其他方案不是不審查,而是不檢索。”秦衛中說。

同時,周蕊建議企業觀察近期發生的典型案例,及時了解美國專利確權新動向。去年發生的Knowles案就給企業帶來很多啟示,Knowles公司擁有美國專利權,無效宣告請求人Analog公司針對該專利權向美國專利商標局提出無效宣告請求,美國專利商標局于2015年宣告部分權利要求無效。專利權人Knowles對該決定不服,起訴至聯邦巡回上訴法院。然而,請求人Analog因其宣告涉案專利無效的目的已經達成,拒絕參加訴訟程序。此時,美國專利商標局局長行使了美國發明法案賦予的介入權,參與到法院的訴訟之中,為美國專利商標局作出的決定辯護。

“根據美國專利法的規定,在確權程序之后的司法程序中,通常是由原程序的雙方當事人參加訴訟進行對抗。但同時也規定針對雙方再審和授權后再審的審查決定所提起的上訴,美國專利商標局局長有權介入到該訴訟之中。美國聯邦巡回上訴法院應在審理上訴案件前,將審理的地點、時間通知美國專利商標局局長與各方當事人。”周蕊表示,在當前敏感的經濟形勢下,企業赴美投資在專利布局方面要時時留意政策變化,在作出關鍵決定前咨詢業內人士。

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